por Lélio Denicoli Schmidt

1. A competência para processar e julgar ações de nulidade de registro de marca é da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e do art. 175 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96). Entretanto, isto não impede que a nulidade do registro de marca possa ser incidentalmente apreciada pela Justiça Estadual. No curso de uma ação de abstenção de uso de marca, cumulada ou não com pedido indenizatório, a Justiça Estadual deparar-se-á com diversas questões surgidas durante os debates havidos nos autos. Uma destas questões pode consistir na nulidade do registro de marca que fundamenta o pedido, argüida pelo réu em sua contestação. O réu também pode eventualmente fundar a sua defesa num registro de marca que lhe tiver sido concedido, vindo o autor, em réplica, a alegar a invalidade do mesmo.
2. Em ambos os cenários, a nulidade do registro de marca constituir-se-á numa questão prejudicial1, cuja resolução subordinará em termos lógicos o julgamento da lide. Sendo reconhecida a invalidade do registro, o pedido condenatório que nele tinha lastro será obviamente julgado improcedente (a eficácia desta sentença restringir-se-á às partes, sem impedir que outra decisão seja tomada em ação de natureza ou partes diversas). A questão prejudicial não integra o pedido, que na espécie em exame consiste na condenação em abstenção de uso e/ou indenização. Sobre a solução dada à questão prejudicial, não incidirá coisa julgada (art. 469, III, do Cód. de Processo Civil). Por esta razão, observa LIEBMAN2 que a questão prejudicial não é propriamente objeto de decisão, mas sim de mera cognição: é conhecida em caráter incidenter tantum e não principaliter, não amplia o objeto do processo e, no dizer do grande processualista italiano, “não desloca a competência”.
3. Uma vez que a questão prejudicial se situa fora do pedido deduzido na petição inicial, as limitações de competência inerentes ao julgamento deste não se aplicam à análise daquela. O juiz pode conhecer e resolver, portanto, toda e qualquer questão prejudicial, mesmo aquelas que, se fossem objeto de pedido e precisassem ser decididas, situar-se-iam fora do âmbito de sua competência3. Isto permite à Justiça Estadual apreciar incidentalmente, em ações de abstenção de uso ou indenização, a nulidade de um registro de marca. Tudo dependerá da posição que a nulidade ocupar no processo: se consistir no pedido, a competência absoluta será da Justiça Federal; se corresponder ao fundamento da defesa ou da réplica, a Justiça Estadual poderá examiná-la como questão prejudicial, a ser dirimida no itinerário lógico que o juiz percorrerá para fundamentar a sentença.
4. É possível que a questão prejudicial se torne objeto de um processo autônomo, através da propositura da ação de nulidade de registro de marca perante a Justiça Federal. Neste caso, a relação de prejudicialidade poderá ensejar a suspensão da ação de abstenção de uso e/ou indenização que se fundar no registro questionado (cf. art. 265, IV, “a”, do Cód. de Processo Civil). Entretanto, o prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano, a teor do § 5o do mesmo art. 265. Findo este prazo, o juiz terá que prosseguir na causa, por imposição do art. 262 do CPC. Estes dispositivos legais conferem ao juiz poderes para apreciar e resolver incidentalmente a questão prejudicial4. Se a resolução incidenter tantum da questão prejudicial é possível mesmo quando a ação de nulidade estiver em curso (após o prazo de suspensão), por certo também o será quando esta sequer tiver sido ajuizada
5. Diante dos efeitos ex tunc de sua declaração (cf. art. 167 da Lei 9.279/96), a invalidade do registro de marca tem natureza absoluta. Este vício de nulidade poderá, pois, ser incidentalmente reconhecido de ofício pelo juiz, nos termos do Cód. Civil de 1916 (art. 146, parágrafo único). O juiz não poderá fazer incidir os efeitos oriundos de um registro de marca sem antes elucidar as dúvidas que pairem sobre a sua validade.
6. A LPI – Lei de Propriedade Industrial em vários dispositivos permitiu que a nulidade possa ser incidentalmente apreciada. Após dispor em seu caput que “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”, o art. 56 da Lei 9.279/96 destacou em seu § 1º que “a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”. Ora, se a nulidade é argüida como matéria de defesa, ela não se posiciona no âmbito do pedido deduzido na petição inicial, sendo alheia ao mesmo. A sua análise é feita, portanto, não a cunho decisório, mas sim cognitivo e incidental. Note-se que o § 1º do art. 56 da LPI permite que a alegação de nulidade seja feita pelo réu mesmo após a fase de contestação (“a qualquer tempo”), não havendo preclusão em 1a ou 2a Instâncias. Outra passagem da LPI que alude ao reconhecimento incidental é o art. 205. Segundo esta norma, “poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação correspondente”.
7. Tem-se, pois, que os arts. 56, § 1º, e 205 da Lei 9.279/96 admitem o reconhecimento incidental da nulidade: a) da patente, tanto em sede cível quanto em ação criminal; e b) do registro de marca, em sede criminal. Não há alusão expressa à possibilidade de reconhecimento incidental, em instância cível, da nulidade do registro de marca. Entretanto, isto não é óbice para que isto também seja admitido. Discorrendo sobre as ações cíveis, LUIZ GUILHERME DE A. V. LOUREIRO observa que “estranhamente, ao contrário do que ocorre no direito da patente (§ 1 do art. 56), o legislador não menciona a possibilidade de argüição da nulidade da marca, a qualquer tempo, como matéria de defesa. No entanto, inexiste razão para que assim não se proceda, de forma que, ou por analogia com o direito da patente, ou por força do disposto no art. 4º do CPC, também deve ser aceita a possibilidade de alegação da nulidade da marca como matéria de defesa”5. De fato, não há qualquer empecilho para aplicar por analogia o disposto nos arts. 56, § 1º, e 205 da Lei 9.279/96 (LPI). A analogia, como é sabido, só é vedada quando disser respeito a norma excepcional ou restritiva de direitos. A regra contida nos citados artigos da LPI não possui esta natureza: trata-se, ao contrário, de norma geral, que encontra lastro em princípios gerais do Direito Processual. Mesmo que inexistentes fossem os dispositivos da Lei 9.279/96 supra aludidos, ainda assim a legislação processual por si só já possibilitaria ao juiz apreciar incidentalmente a questão prejudicial relativa à nulidade do registro de marca. Como prova disto, escrevendo muito antes da promulgação da Lei 9.279/96, CARVALHO SANTOS6, CARVALHO DE MENDONÇA7, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR8 e NEWTON SILVEIRA9 já sustentavam que o réu da ação cível de contrafação poderia se defender alegando a invalidade da patente.
8. A doutrina majoritária admite que a nulidade do registro de marca seja aferida tanto sob a forma de ação, quanto sob a forma de exceção, ou seja, como matéria de defesa. Além dos autores já citados, professam o mesmo entendimento AGOSTINO RAMELLA10, A. LABORDE11, YVES PLASSERAUD, MARTINE DEHAUT e CLAUDE PLASSERAUD12, dentre outros. A AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, por ocasião da questão Q 134 B, firmou uma resolução segundo a qual o mesmo órgão judicante que aprecia a existência ou não da contrafação também deve poder analisar a validade da patente ou registro, ao menos entre as partes13. Esta possibilidade é imprescindível para garantir a justiça do julgamento.
9. Diante do descompasso em termos de celeridade que há entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, certamente a ação de contrafação será julgada muito antes que a ação de nulidade venha a sê-lo, ainda que se observe o prazo de suspensão. Neste cenário, o réu ver-se-ia na iminência de ser condenado a cessar ou indenizar o uso de uma marca sem que tivesse tido a prévia oportunidade de demonstrar ao juiz a nulidade do registro de marca. Somente a possibilidade do reconhecimento incidental permite corrigir esta distorção. Negá-lo equivaleria a suprimir o contraditório e o acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, incisos XXXVI e LV da Constituição Federal e ao art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto 678, de 06.11.92). A nenhuma norma processual se deve dar uma exegese que ofenda a plenitude do contraditório, direito tão sagrado que mesmo Deus, a despeito de sua onisciência, concedeu a Adão e Caim !
10. A resistência à admissibilidade do reconhecimento incidental da nulidade de marcas torna-se ainda mais difícil de se manter quando se traça um paralelo com o controle de constitucionalidade das leis. A despeito da competência hierárquica, funcional e absoluta do Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade de uma lei (art. 102, I, “a”, da Constituição Federal), esta inconstitucionalidade pode ser incidentalmente reconhecida por qualquer órgão judicante, com efeitos meramente inter partes. Como destacam JOSÉ AFONSO DA SILVA14 e MICHEL TEMER15, o controle de constitucionalidade das leis também pode ser exercido de modo difuso, por via de exceção. Os atos administrativos, como é sabido, ocupam uma posição de inferioridade em relação às leis, dentro da clássica hierarquia de normas. Neste cenário, se o juiz estadual pode o mais (reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei) por que não haveria de poder o menos (reconhecer incidentalmente a ilegalidade de um ato administrativo de concessão de um registro de marca) ?
11. Ao INPI não devem ser concedidos privilégios de foro maiores do que os conferidos à própria União16. Portanto, não procede a idéia de que os atos do INPI só podem ser objeto de controle concentrado de legalidade, mediante ação de nulidade instaurada perante a Justiça Federal. Como destaca CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO17, o reconhecimento de nulidade em caráter incidenter tantum não acarreta a formação de litisconsórcio necessário-unitário. Por este motivo, não é necessária a presença do INPI, de modo que a ação de contrafação em cujo bojo for levantada tal questão pode continuar tramitando normalmente pela Justiça Estadual, como aliás já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça18.
12. Em várias decisões, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem se inclinado fortemente por admitir o reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca, como dão mostra estes julgados, dentre vários outros:

“Alega mais a apelante que a vedação de utilização da marca “SUXTEC”, por ter sido esta feita pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, somente por ação própria a Justiça Federal é que poderia ser tentada. (…) A ação proposta pela autora, empresa fabricante do filtro exaustor para a cozinha denominado “SUXXAR”, consoante registro (…) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, só poderia ser julgada procedente, caracterizadas, de modo incontrovertido, a concorrência desleal, bem como a contrafação dos produtos da autora (…).Cabe ressaltar que, embora a ação anulatória de registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial deve ser ajuizada em Vara da Fazenda Federal, cuida-se, no caso, de ação baseada em ato ilícito da ré e, contra este, por utilização indevida do nome e patente de modelo industrial: daí, em não sendo a União nem parte, nem interessada, irrelevante a argüição feita em sede de apelo” (TJSP – 3ª Câmara Civil – j. 21.08.90 – RJTJESP 129/219).

“Trata-se de ação ordinária com preceito cominatório, objetivando a abstenção de uso de marca (…). As demandantes são titulares do direito de utilização da marca mista NUTRINS (…), para fertilizante em geral, classe 01.45. E a ré que, quando da citação tivera reconhecida a viabilidade da marca NUTRIMINS, classes 01.45 e 01.55, após a sentença obtivera seu registro no mesmo Instituto. (…) Contrafação clara e visível da demandada a contestada, sendo obrigatória a procedência. Irrelevante se afigura a determinação de registro do pedido da demandada no Instituto de Propriedade Industrial, porque o exame da ilicitude e da caracterização de contrafações pertence ao Poder Judiciário. E se evidente a ofensa ao direito marcário protegido das autoras, não poderia ser denegada a pretensão destas” (TJSP – 3ª Câmara Cível de Férias – AC 203.412-1 – j. 17.05.94, publ. JTJ 161/156).

“A autora, empresa que se dedica a publicações, declara-se titular da marca “Voleibol de Praia” e investe, através desta ação, contra a ré que edita revista com o nome “Volleyball”, a qual seria uma imitação da primeira e, através desse processo, pretende abstenha-se a ré de utilizar-se, sob pagamento de multa diária.A respeitável sentença, como não poderia deixar de ser, julgou a ação improcedente e merece ser mantida porque se trata de pretensão às raias do absurdo. (…) O art. 65, inciso XV, do Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5.772 de 21.12.71), considera não registrável como marca nome de “competições ou jogos esportivos oficiais ou equivalentes, que possam ser divulgados por qualquer meio de comunicação” (TJSP – 3ª Câmara de Direito Privado – AC 254.470-1 – Des. Toledo César, j. 21.05.96, publ. JTJ 181/102).

“(…) Percebe-se, pelos próprios argumentos da respeitável decisão recorrida as manhas da ré em apoderar-se das características da própria marca “GUCCI” (…) Aliás, da própria apelação da ré, nota-se tão só o encaminhamento da acionada, apegando-se, estrita e inaplicavelmente, à incompetência argüida da Justiça Estadual para a dirimência acionária. (…) Merece plena aceitação o quanto ainda se ostenta às fls. 729-730, com juntada de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (…), verbis: “Acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da Justiça Estadual. Alegação improcedente, eis que a simples declaração incidenter de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a Justiça Federal. Causa entre pessoas jurídicas de direito privado, dela não participando o INPI como autor, réu, assistente ou opoente” (TJSP – 7a Câmara de Direito Privado – AC 2.451-4 – Des. Benini Cabral, j. 26.11.97, publ. JTJ 207/29).

“Na hipótese vertente é fortíssima a semelhança entre os nomes e as marcas SAMELLO e SNELLO, mas a anterioridade beneficia a primeira que atua no mesmo ramo negocial da segunda. Não pesa, outrossim, o fato dos registros no INPI e na JUCESP em nome da ora apelante. O equívoco na concessão da marca e do nome não confere direitos contra a legalidade, sobretudo não impede o seu regular exercício por quem anteriormente procedeu aos registros pra resguardo de interesses exclusivos. (…) Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso” (TJSP – 2ª Câmara de Direito Privado – AC 48.406-4/9 – ref. Des. Pereira da Silva, v.u., j. 01.12.98, publ. DJ 26.04.99)

“(…) Os elementos verbais “UDIFAR” e “AUDIFAR” são realmente passíveis de gerar confusão (…). Ora, em que pese ter sido observado pelo douto Magistrado, às fls. 111, que “eventual anulação deva ser postulada por ação própria perante a Justiça Federal”, deve ser ponderado que a reconhecida nulidade do registro da marca da requerida ocorreu “incidenter tantum”, ou seja, como conseqüência para o acolhimento do pedido inaugural – condenação da ré em abster-se de usar a expressão “UDIFAR”, também, como marca. Assim, considerando-se que tal nulidade foi reconhecida incidentalmente, e com esteio em disposição legal, afasta-se o invocado julgamento “extra petita”. (…) Em face do exposto, rejeita-se a preliminar, e nega-se provimento ao apelo” (TJSP – 9ª Câmara de Direito Privado – AC 101.262-4/6 – rel. Des. Silva Rico – j. 27.07.00, publ. DJ 10.08.00).

13. Como conclusão, tem-se que a possibilidade da Justiça Estadual vir a reconhecer incidentalmente a nulidade de um registro de marca, no seio de uma ação de abstenção de uso ou indenização que pela mesma tenha trâmite, repousa: a) no poder que o juiz tem (cf. arts. 262, 265, § 5º, e 469, III, todos do CPC) para resolver incidenter tantum toda e qualquer questão prejudicial que surgir na lide, mesmo aquelas que, se fossem deduzidas em forma de pedido, situar-se-iam fora de sua competência e precisariam ser decididas por outro órgão judicante; b) na natureza absoluta da nulidade que macular o registro de marca, a qual permite, à luz do Cód. Civil, que o juiz a aprecie antes de conferir a este qualquer eficácia; c) nos arts. 56, § 1º, e 205 da Lei 9.279/96, aos quais pode ser dada aplicação analógica, por não se tratar de norma restritiva de direitos ou excepcional; d) nos princípios constitucionais do contraditório e do acesso à justiça, os quais impedem que alguém possa ser condenado a cessar ou indenizar o uso de uma marca sem que tenha a prévia oportunidade de demonstrar, ao juiz da causa, a nulidade do registro de marca que fundamenta o pedido contra si formulado; e) no poder que qualquer juiz tem para exercer o controle difuso da constitucionalidade das leis e portanto, num raciocínio a maiore ad minus, para verificar incidentalmente a legalidade de atos administrativos, já que ao INPI não se deve reconhecer prerrogativas maiores (controle concentrado de seus atos) do que aquelas conferidas à própria União; f) na desnecessidade de formar-se um litisconsórcio necessário e unitário para analisar uma nulidade em caráter meramente incidental, o que dispensa a participação do INPI e permite que a ação de contrafação continue a tramitar na Justiça Estadual.